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日本商标法对商标权效力的限制

和我国商标法相比,日本商标法的最大特色在于明确规定了对商标权的各种限制。主要包括:基于契约而受到的限制,出于公益原因禁止权受到的限制,出于和他人的特许权、实用新案权、意匠权、著作权的关系专用权受到的限制,出于调整和使用主义的关系禁止权受到的限制。下面主要研究基于契约受到的限制以外的限制。

认真研究日本商标法出于考量各种复杂利益关系的目的、明文对注册商标权进行的各种限制,对于我国完善商标立法、活用商标权具有十分重要的意义。

一、基于公益或者其他私益原因禁止权受到的限制

基于公益或者其他私益原因商标权中的禁止权受到限制的情形,也就是日本商标法第26条第1项规定的各种情况。第26条第1项所列举的限制和第3条第1项第1号到第3号列举的不允许申请注册的事由、第4条第1项第8号列举的不允许申请注册的事由大体相当。据此,商标权的效力不及于自己的肖像、姓名或者名称等,商品的普通名称、产地、销售地,用来提供服务使用的物品等使用普通方法表示的商标、惯用商标等。这些标识由于是生产者、销售者广泛而自由使用的标识,不能由个人进行独占,因此不允许作为商标申请注册。即使由于特许厅审查上的失误而核准进行了注册,也可以利用无效准司法程序宣告其无效。更为重要的是,不管是否超过无效准司法审查关于5年除斥期间的限制,这些标识的使用者也可以直接排除商标权人行使禁止权。这样,在由于过失核准了注册的情况下,善意第三人的利益就可以得到合法保护。

按照第26条第1项的规定,商标权的效力不但不及于由26条第1项规定的各种标识构成的商标,而且即使这些标识只是构成注册商标的一部分,他人使用和该部分相同或者近似的商标的行为,注册商标也不能行使禁止权。或者第26条第1项规定的标识和其他具有识别力的标识结合构成他人的注册商标,他人的注册商标也不能禁止这些标识的拥有者使用和其注册商标相同或者近似的商标。

此外,要注意的是,虽然日本商标法第26条第1项文字上规定注册商标的效力不及于该条规定的标识构成的商标,但是并不能理解为只有当这些标识用来作为商品识别标识即商标时才具有排除注册商标禁止权的效力。即使这些标识没有作为商标使用,只是作为一般的表示,也能够排除注册商标的禁止权。

日本商标法第26条第1项第1号到第5号的具体规定如下:

1、自己的肖像、姓名或者名称,著名的雅号、艺名或者笔名,或者姓名、名称、雅号、艺名、笔名等的著名略称采用普通方法表示的商标,注册商标权不得禁止使用。但是按照第26条第2项的规定,出于不正当目的使用自己的肖像、姓名、名称,著名的雅号、艺名或者笔名,或者姓名、名称、雅号、艺名、笔名的著名的略称的,注册商标权有权加以禁止。所谓不正当目的,主要是指利用注册商标权人的信誉以获取不当利益。没有不正当目的,仅仅知道注册商标的存在,注册商标权不得禁止这些表示的使用。相反,如果具有明显的不正当目的,即使没有将肖像、姓名等作为商品标识即商标使用,只是作为一般的肖像、姓名、名称等使用,按照第26条第2项的规定,注册商标权人也有权加以禁止。

2、注册商标指定商品或者与此类似商品的普通名称、产地、贩卖地、原材料、效能、用途、数量、形状(包括包装的形状)、价格、生产方法、使用方法、使用时间,或者和注册商标指定商品类似的服务的普通名称,提供的场所、质量、供提供所用的物品、效能、用途、数量、样态、价格、提供方法、提供时间,采用普通的方法表示的商标。这些表示商品或者服务特征的表示,不管是作为一般的表示还是作为商标,注册商标权都不得加以禁止。

3、注册商标指定服务或者与此类似服务的普通名称、提供场所、质量、供提供所用的物品、效能、用途、数量、样态、价格、提供方法、提供时间,或者和注册商标指定服务类似的商品的普通名称、产地、贩卖地、原材料、效能、用途、数量、形状(包括包装的形状)、价格、生产方法、使用方法、使用时间,采用普通方法表示的商标。

4、注册商标指定商品或者服务或者与此类似的商品或者服务使用的惯用商标。注册商标属于惯用商标,如果他人使用的和已经注册的惯用商标近似的商标也属于惯用商标的话,该注册的惯用商标当然没有权利加以禁止。但是当注册商标属于和惯用商标近似的商标的情况下,该注册商标能否禁止和该注册商标近似的商标的使用在日本学者之间存在分歧。有的认为,和惯用商标近似的商标并不一定就是惯用商标,没有理由不让申请注册人独占。[1]有的认为,商标权效力所不及的范围从一开始就不及于和惯用商标近似的商标的话,显得非常不合理。[2]笔者认为,在商标注册人申请注册的是和惯用商标近似的商标的情况下,如果他人使用的和该注册商标近似的商标正好又是惯用商标,商标注册人当然没有权利加以禁止。如果他人使用的和该注册商标近似的商标不再是惯用商标,则应当具体情况具体分析。在和惯用商标近似的商标根本不再属于惯用商标的情况下,该商标的注册人应当有权禁止和其近似的商标的使用。如果和惯用商标近似的商标主要特征仍然属于惯用商标,则该商标的注册人应当没有权利禁止和其近似的商标的使用。

5、商品或者商品包装的形状、确保商品或者商品包装的机能所不可欠缺的立体形状构成的商标。商品或者商品包装的形状采用普通的方法表示时,没有识别力,按照日本商标法第3条第1项第3号不允许申请注册。但是如果商品或者商品包装的形状通过使用获得了识别力,按照第3条第2项的规定,可以申请注册。然而即使如此,如果该形状是确保商品或者商品包装的机能所不可欠缺的立体形状,按照日本商标法第4条第1项第18号,不管是否具有识别力,仍然不得注册。与此相适应,如果由于特许厅审查的失误而获得了注册,其商标权的效力也不得禁止他人使用该商品或者商品包装的形状,以及确保该商品或者商品包装的机能不可欠缺的立体形状。

二、基于他人特许权、实用新案权、意匠权或者著作权的限制

由于特许权、实用新案权、意匠权、著作权和商标权之间并不存在先后申请的关系,因此经常会发生内容相抵触的权利进行重复设置的现象。为了正确处理这几种权利之间的关系,就像特许法第72条、实用新案法第17条、意匠法第26条一样,日本商标法第29条也专门设置了一个处理商标权和特许权、实用新案权、意匠权以及著作权相抵触时如何处理的一个条款。按照该条规定,商标权人对其注册商标的使用如果和商标注册申请日之前他人申请的特许权、实用新案权、意匠权以及注册申请日之前他人产生的著作权相抵触的时候,不得行使和这些权利相抵触部分的注册商标权。即使专用使用权人和通常使用权人也是如此。

1、商标权和意匠权的抵触。随着商标设计的意匠化,商标和意匠之间的抵触也越来越多见。所谓商标设计的意匠化,是指商标设计者为了强化商标的顾客吸引力,在商标设计中参入审美因素,使商标同时能够发挥意匠的作用。由于商标的构成要素中,图形、立体形状等同时也能够作为商品的意匠申请意匠权,因此商标权和意匠权不可避免地会发生抵触。在这种情况下,如果他人的意匠权在商标注册申请日之前产生,则商标权人不能使用其注册商标,即使只和意匠的一部分相抵触,注册商标对该抵触部分也没有权利。而且,和注册商标近似的商标如果和意匠相抵触,商标权人也不得使用其商标。

如果意匠权后于商标权产生,根据日本意匠法第26条的规定,和商标权相抵触的部分意匠权人不得实施。而且即使意匠只是和注册商标近似的商标发生抵触,意匠权人也不得实施其意匠权。但是,要特别注意的是,按照意匠法第26条的规定,和商标权相抵触时,仅仅发生意匠不得实施的后果,因此意匠权的禁止效力仍然可以及于商标权的禁止范围,和注册商标近似的商标与意匠权发生抵触的时候,该抵触部分双方都不得使用。
由于存在抵触关系,因此商标权人要想使用和意匠权相抵触部分的注册商标或者与此近似的注册商标,必须事先获得意匠权人的许可。意匠权人也是一样,要想实施和注册商标相抵触的部分的意匠,也必须获得商标权的同意。但是,由于商标权的专用权不及于和注册商标近似的商标,因此,该范围内的使用权不得进行许可或者转让,在这种情况下,意匠权人要想获得完整的实施权,就必须通过契约获得商标权类似范围内的实施权,或者获得和商标权不相抵触的意匠权,以排除商标权的禁止效力。

2、商标权和特许权、实用新案权的抵触。日本在1996年修改商标法之前,注册商标的要素只限于文字、图形等平面商标,因此权利内容不会和特许权、实用新案权发生抵触。但是1996年之后引入立体商标之后,由于立体形状可以申请特许权和实用新案权,因此就产生了和特许权、实用新案权的抵触问题。一旦发生抵触,也应当根据权利产生的先后,来确定哪种权利应当受到限制,不得使用。

3、商标权和著作权的抵触。由于作为商标的文字、图形等通常属于作品的范围,可以获得著作权,因此商标权和著作权之间也会发生抵触。由于日本著作权法和世界上大多数国家的著作权法一样,采取创作完成产生著作权的基本原则,因此在确定著作权和商标权的先后关系时,应当根据商标注册申请日和著作创作完成日的先后来进行确定。当著作权先发生时,在相抵触的范围内注册商标权不得行使。但是,由于商标权本身不能在禁止权的范围内使用其注册商标,因此禁止权并不及于著作权。而在商标注册申请在先时,如果和著作权抵触,由于在禁止权的范围内没有积极使用的权利,因此双方都不得使用。但是,在著作权和商标权发生抵触的情况下,日本著作权法当中并没有设置限制著作权行使的规定,从解释论上看,如果著作权产生在商标权之后,著作权应当可以自由使用,不受先申请获得的商标的限制。

总的来看,在商标权和著作权发生抵触时,商标权侵犯著作权的情况多见,而著作权侵犯商标权的很少见。

三、先使用权的限制[3]

1、立法趣旨。申请商标注册的时候,如果已经存在周知商标,按照日本商标法第4条第1项第10号的规定,则该周知商标可以阻止他人相同或者近似商标在相同或者类似商品或者服务范围内申请商标注册。即使由于特许厅审查的失误而核准注册了和现有周知商标相抵触的商标,现有周知商标的使用者自商标设定注册之日起5年之内,也可以请求无效准司法审查,宣告该注册商标无效。如果注册商标权人具有不正当目的,5年的除斥期间经过后,周知商标使用者还可以提出注册商标无效的准司法审查。但如果周知商标的使用权人在5年的除斥期间内不提出注册商标无效的准司法审查,其使用权又应当如何得到救济呢?按照日本商标法第32条第1项的规定,在商标注册申请人提出商标注册申请之前,他人没有不正当目的在日本国内使用和申请注册的商标相同或者近似的商标,而且标识的产品或者服务也和注册商标标注的产品或者服务相同或者类似,并且在需要者中间被广泛认知时,可以继续进行使用。简单地说就是,周知商标使用者在一定条件下享有先使用权。

由此可见,先使用权是为了弥补注册主义的原则带来的弊端而设置的一项制度,目的在于保护已经使用并且体现了一定信用的商标,可以说是对社会事实的一种保护。该种使用事实的存在不但可以构成阻止商标申请注册的事由,而且可以构成注册商标权利限制的事由。

正由于是对已经周知使用的社会事实的保护,所以在存在两个以上周知商标的时候,如果其中一个申请注册,按照注册主义和先申请注册的基本原则,先申请的应该允许注册。但是即使先申请的获得注册,没有申请的也应当按照日本商标法第32条第1项的规定享有先使用权。此外,按照日本商标法第68条第3项的规定,即使存在防护商标注册申请,如果在其申请时已经存在周知商标的先使用权,防护商标注册后,其禁止权也应当受到先使用权的限制。

2、先使用权的要件

要想享有先使用权,按照日本商标法第32条第1项的规定,必须具备下列条件:

(1)在他人提出商标注册申请之前,已经在日本国内使用和申请注册的商标类似范围内的商标。这个要件包含两层意思。一是先使用的事实应当发生在日本国内,在日本国外即使存在先使用的周知事实,也不能在日本国内主张先使用权。但是,如果通过杂志、报纸、电视台、广播电台、互联网等媒介在日本进行大量的宣传、报道,从而使得某个商标在日本国内被广为人知时,仍然应当判断为在日本国内的使用。二是使用的商标和申请注册的商标属于类似范围内的使用。所谓类似范围内的使用,是指使用和申请注册的商标相同或者近似的商标,而且标识的产品或者服务也和注册商标标注的产品或者服务相同或者类似。如果使用的商标和申请注册的商标不相同也不近似、标注的商品或者服务也不相同或者类似,则不存在先使用的问题。

(2)在他人提出商标申请注册前,使用者的使用没有不正当竞争目的。日本1959年之前的商标法使用的是善意的概念。所谓善意,按照旧的裁判例和学说的理解,是指没有不正当地利用他人的注册商标进行不正当竞争的恶意。[4]由于善意难以从正面进行明确解释,所以日本现行商标法改而使用“没有不正当竞争目的”的概念。所谓没有不正当竞争的目的,是指没有利用他人信用谋取不正当利益的目的。[5]一般来说,如果在他人申请商标注册前一直在使用该周知商标,应当推定为没有不正当竞争的目的。但是,如果两个商标都是周知商标,并且处于竞争状态,就不能单凭一直在使用的事实就断定没有不正当竞争的目的。到底有没有不正当竞争目的,应当由周知商标的使用者而不是商标注册申请人负担举证责任。[6]

在他人提出商标注册申请时没有不正当竞争目的,但在他人提出商标注册申请后具有不正当争竞目的的,是否能够享有先使用权?有的日本学者认为,承认先使用权,目的在于防止不正当竞争,与这个目的相适应,这种情况下的先使用权不应当得到承认。[7]另有日本学者认为,根据日本商标法第32条的规定,至少从文理解释上看,商标法只要求在他人提出商标注册申请时没有不正当竞争目的就可以享有先用权,因此即使在此之后使用者产生了不正当竞争的目的,也应当承认基于使用而产生的社会利益。但是,尽管先用权是对注册商标的一种限制权利,这种权利也不得被滥用,在具有明显不正当竞争目的的情况下,不应当承认先用权为妥当。[8]笔者认为,既然日本商标法明确以申请商标注册日为先使用权的时间判断点,就应当坚持法定主义的原则来解释法律。据此,只要在他人提出商标注册申请时先使用者没有不正当竞争目的,即使以后产生了不正当竞争目的,也应当承认其先使用权。至于其出于不正当竞争目的的使用行为,商标权人可以按照日本民法第709条的规定追究其不法行为的责任。

(3)他人在提出商标注册申请的时候,和申请注册的商标相同或者近似的商标在自己业务所属的商品或者服务范围内,已经在需要者之间被广泛地认知。简单地说,就是先使用的商标必须在他人提出商标注册申请时达到周知的状态。日本1959年之前的商标法要求先使用的商标必须在他人提出商标注册申请之前几年之内一直在使用,否则难以认定为周知商标。但是日本现行商标法对他人提出注册申请之前先使用的时间长短并没有严格限制,因此先使用者只要证明自己先使用的商标达到周知的状态就足够了。

这里所说的提出商标注册申请的时间,是指申请人最先提出商标注册申请的时间,而不是指提出更新注册的时间。但是按照日本商标法第32条第1项但书的规定,在判断提出申请注册日期的时候,如果存在申请书补正等情况,则申请书补正提出之日视为申请日。因此在提出补正书的时候,和申请注册的商标相抵触的商标如果是周知商标,也可以主张先使用权。

所谓在需要者之间被广泛认知的商标,日本学者普遍的意见是,相比日本商标法第4条第1项第10号规定的阻止他人申请商标注册的先使用商标的周知性,作为商标权限制事由的第32条第1项规定的周知商标的周知性,应该进行缓和解释。[9]也就是说,作为阻止他人效力及于全国的商标注册的先使用商标,要求的周知性必须大于作为商标权限制事由的先使用商标的周知性。由于作为注册商标限制事由的周知商标的保护,是对已经存在的社会事实的保护,因此只要求在一定地域范围内相关的需要者中间具有最低限度的知名性就足够了。而作为阻止商标注册的先使用商标的周知性,必须在比较广大的地域范围内为相关的需要者所认知。

在他人提出商标注册时先使用的商标具有周知性,如果在此之后随着市场的变动丧失了周知性,先使用者是否还能主张先使用权?从日本商标法第32条规定的文理上进行解释,既然周知性是获得先使用权的必要条件,在周知性丧失的情况下,似乎进行先使用者不能再享有先使用权的解释为妥当。但是,先使用并不仅仅是一种简单的事实,而且是一种权利,日本商标法仅仅规定周知性是获得先使用权的条件,而没有要求保持周知性是保有先使用权的要件,因此不能简单地以周知性的事实不存在就否定其权利的存在。再说,周知性本身是一个随市场变化而变化的因素,此时丧失了周知性,彼时可能又获得了周知性,如果将先使用权的保有完全放置在这样一个受市场左右的事实上面,不但显得很不严肃,而且会给裁判所、特许厅造成很多麻烦。

此外,在他人提出商标注册申请时获得周知性的商标,必须是作为自己所属业务范围的商品或者服务的标识所获得的周知性。因此如果是使用他人的周知商标进行商品销售或者服务的提供,不得主张先使用权。[10]

(4)继续在原来的商品或者服务上使用其商标。为了获得先使用权,先使用者必须从他人提出商标注册申请之日开始,继续使用其商标。这个要件首先要求先使用者必须继续使用其先使用的商标,如果没有了使用的事实,先使用权也就不再可能存在。继续使用并不要求先使用者的营业处于持续不断的状态,即使由于机季节性的销售而暂时中断,或者由于事业者一时的困境或者其他原因而中断使用,也应当认为先使用的商标处于继续使用状态。[11]但是,如果先使用者将自己先使用的商标和自己的营业进行了分开转让或者将自己的商标进行了许可使用,先使用者是否还能主张先使用权呢?按照日本学者的见解,在这种情况下,先使用人不能再主张先使用权。[12]理由在于,先使用的商标获得的周知性是和其标识的特定商品或者服务联系在一起的。一旦使用的商标和其标注的商品或者服务进行了分离,将难以判断该商标的周知性,也就失去他人申请商标注册时该先使用的商标表彰特定产品或者服务的作用。

3、先使用权的效果

在满足上述要件的前提下,和注册商标相同或者近似的商标的使用者,尽管已经存在他人的注册商标,先使用者也拥有继续使用的权利。

(1)先使用权的法律性质。先用权只是日本商标法为了保护体现了一定信用的先使用商标的继续使用、排除注册商标的禁止权而设置的一种抗辩权,因此和商标权并不属于同等层次的物权性质的权利。正因为这样,先使用权并不能当然地产生日本商标法第36条和第37条规定的禁止权,对于第三者的使用并不存在可以不问故意或者过失直接对其使用行使禁止权的权利。对于第三者的使用行为,先使用者只能根据日本不正竞争防止法第2条第1项第1号和第2号关于周知表示和著名表示的保护来行使差止请求权和损害赔偿请求权。或者利用日本民法典第709条关于不法行为的规定来请求损害赔偿,但是在利用民法第709条的规定时,先使用者负有证明行为人主观上存在故意或则者过失的义务。

(2)先使用权的内容。先使用权是先使用者对和注册商标相抵触的商标在先使用的商品或者服务范围内继续使用的权利,因此其使用范围以先使用的商标和该商标指定的商品或者服务为限,不得排除近似商标、类似商品或者服务范围内注册商标拥有的禁止权。同时,对于注册商标以外的其他和先使用的商标相同或者近似的商标,也不能当然地承认先使用者拥有先使用权。对于注册商标权而言,在和第三人的关系上,并不能因为先使用权的存在就缩小权利的范围,因此商标权人对第三者仍然可以主张该注册商标的全部权利。[13]

先使用者能否扩大自己的营业规模?这个问题日本商标法没有明确规定。笔者认为,扩大营业规模是和先使用的事实相伴随必然发生的另一个事实,商标法既然允许先使用去权的存在,就没有理由像专利法对先使用的限制那样,将先使用者的营业规模限制在原有的范围内,因此,只要不引起混同或者品质误认,或者不存在其他不正当竞争行为,应当允许先使用者扩大自己的营业规模。至于先使用者是否有能力扩大自己的营业规模,那是另一个层次的问题。

(3)先使用权的承继。按照日本商标法第32条第1项的规定,在先使用者的营业发生转移的时候,允许先使用权发生承继。但是,在商标权、专用使用权、通常使用权和使用者所属的业务分别发生转移的时候,如果和其业务分离仅仅转让先使用权,不得允许。理由在于,先使用权是对由于特定的人先使用而产生的事实关系的保护,没有商标权一样的对世效果。至于业务的转移是发生在商标注册申请之前还是之后,在所不问。

(4)附加适当表示的义务。按照日本商标法第32条第2项的规定,商标权人、商标专用权人有权要求先使用权人在其业务所属的商品或者服务上附加适当的区别性标记,以防止和商标权人、商标专用权人之间的商品或者服务发生混同。简单地说就是,先使用权人负有附加区别性标记的义务。所谓适当的区别性标记,并不要求先使用权人附加和注册商标非类似的标记,否则先使用权将失去存在的意义。因此只要先使用权人附加的标记足以防止出所的混同就足够了。[14]

四、中用权的限制

1、立法趣旨。由于特许厅审查失误,不该获得注册的商标获得了注册,在提起无效准司法审查宣告其无效之前,该注册商标至少从形式上看属于有效的注册商标,注册申请人应当拥有正当的权利。在这种情况下,基于信赖特许厅审查和注册商标的商标权人,就完全可能将该商标使用在指定的商品或者服务范围内,并且通过广告等手段放心地营造自己的商标信誉、开拓自己的市场。但是,事后如果有人出于某种原因提起无效准司法审查程序,该注册商标就面临被宣告无效的危险。在这种情况下,如果不给予商标注册人一定的保护,商标注册人在其商标被宣告无效前营造的市场信誉就会完全丧失,既不符合活用注册商标的政策,也不符合公平原则。为此,日本商标法第33条规定,在无效准司法审查请求登录之前,不知道注册商标无效事由的存在,注册商标已经在需要者之间被广泛认知的情况下,即使存在他人相抵触的注册商标,也可以排除注册商标的禁止权继续使用其商标。这种使用商标的权利也就是日本商标法上规定的所谓中用权。

尽管发生的原因不同,但是从既得权的角度看,中用权和前面讲过的先使用权并没有什么本质的区别。由于日本特许厅审查非常严格,很少出现失误的情况,因此日本商标法实践中有关中用权纠纷的案件并不多见。

2、中用权的构成要件

(1)存在两个相互抵触的注册商标,其中一个因为提起无效准司法审查而被宣告无效,或者注册商标无效后,与此相抵触的商标作为正当权利人的商标获得注册。比如,由于特许厅的过失,将后申请的商标先核准注册,先申请的商标在后申请先注册的商标被宣告无效后,先申请人变为正当权利人获得注册,就属于发生中用权的情形。

和无效后的注册商标相抵触的商标如果属于防护商标,按照日本商标法第68条第3项准用第33条的规定,也适用中用权的规定。

(2)无效注册商标权人、专用权人、经过登记的通常使用权人,不知道注册商标无效事由的存在。知道存在无效事由的,不得享有中用权。

(3)无效的注册商标,在无效准司法审查请求进行预告登录之前,作为在自己业务所属的商品或者服务范围内的标识,已经在需要者之间被广泛认知,即获得了周知性。

注册商标无效准司法审查预告登录后,注册商标权人、专用权人、经过登记的通常使用权人已经可以预见到商标无效的理由,即使通过大规模的广告活动使注册商标迅速达到周知状态,也没有必要再给其提供保护。

关于周知性的程度以及判断,和先使用权中的周知性判断一样。要指出的是,周知性要件的要求使得中用权的实际享有几乎变得不可能。

之所以规定注册商标在自己业务所属的商品或者服务范围内获得周知性,是因为不仅仅注册商标权本人可以享受中用权,而且专用权和登录的通常使用权人如果使注册商标在自己业务所属的商品或者服务范围内获得了周知性,也可以依法享有中用权。

(4)在无效准司法审查预告登录后继续使用原商标。

3、中用权的效果

(1)中用权的内容。符合上述要件的情况下,无效后原注册商标的商标权人、专用权人或者通常使用权人,可以排除注册商标的禁止权,继续使用该商标。和先用权的法律性格一样,中用权也是对注册商标禁止权的一种限制权,属于一种消极的抗辩权。在商标法上,中用权和先用权一样不得行使禁止权。但是在不正竞争防止法上,作为周知表示,中用权仍然应当可以根据日本不正当竞争防止法第2条第1项第1号和第2号的规定行使差止请求权和损害赔偿请求权,并且可以日本民法第709条的规定,行使损害赔偿请求权。

(2)中用权人的对价支付义务。本来,作为既得权,中用权和先使权没有什么区别,中用权人也应当无偿使用注册商标。但是,日本特许厅和有的学者认为,中用权从一开始就和先用权不一样,原本是打算作为注册商标支付注册费用、更新注册费用继续使用的,在排除他人注册商标的禁止权转化为中用权之后,不再需要支付更新注册费用明显违反公平原则。为此,日本商标法第33条第2项才赋予了注册商标权利人请求中用权人支付相当对价的权利。[15]

笔者以为,上述这种解释未免过于牵强。其实,注册商标被宣告无效后,转而成为了他人的一种权利,原商标权人等继续使用已经不再属于自己的权利,当然要支付费用了。中用权的好处在于原商标权人等在使用无效后成为他人权利对象的注册商标时,不必征求新的注册商标权人的许可,减少了交易成本。

关于相当对价额的支付标准,日本商标法并没有明确加以规定。学界一般理解为应当按照基于契约通常使用权的使用料作为基准来计算。

(3)中用权的承继。和先用权一样,连同业务转移时中用权也可以发生转移。

(4)附加适当表示的义务。和先用权人一样,中用权人也负有附加适当表示以避免出所混同的义务。

五、再审恢复后的商标权效力的限制

注册商标无效、撤消或者经过异议被撤消的决定发生法律效力,如果通过特许厅内部的再审程序恢复了商标权的效力,就会产生在再审之前他人由于信赖特许厅所作出的无效、撤消、或者经过异议撤消的发生法律效力的决定而善意使用原注册商标的行为是否侵犯恢复后的注册商标的效力问题。为了平衡不同的利益关系,日本商标法第59条和第60条分别对再审恢复后的商标权的效力作出了限制。

第59条的规定可以简称为善意使用保护的限制。其具体内容是:注册商标无效、撤消或者经过异议撤消的决定发生法律效力后到再审请求预告登录前,在注册商标专用权范围内或者禁止权范围内善意使用原注册商标的,通过再审恢复后的商标权没有溯及力。但是,该等使用行为不得延及到再审请求预告登录之后。因此即使是在再审请求预告登录之后,不但不得再继续将原注册商标使用在商品或者服务上,而且在此之前帖附商标的商品或者提供服务所涉及的物品也不得再进行生产、销售、展示、输入。但是,和日本特许法第175条的规定不一样,通过再审特许权恢复后的效力及于在再审请求预告登录之前的物品本身,而通过再审恢复后的注册商标权,只要再审预告请求登录后不再贴附原注册商标,则即使是再审预告请求登录之前生产的商品或者提供服务使用的物品,再审恢复后的商标权也不得禁止其生产、销售、输入、展示。[16]

第60条的规定,日本学者也称之为中用权的限制。其主要内容是:注册商标无效、撤消或者经过异议撤消的决定发生法律效力后到再审请求预告登录前,善意使用与该注册商标相抵触的商标,并且到再审请求预告登录时,作为特定商品或者服务的表示已经成为周知商标时,则即使商标权通过再审恢复了效力,该商标也可以继续在该商品或者服务上使用。这种使用性质上相当于第32条的先使用权。由于性质上和第32条规定的先使用权相同,日本商标法第60条这种使用权采取了和先用权相同的处理模式,使用者无须支付任何对价,使用者负有附加混同防止表示的义务。

六、特许权等存续期间满了后使用商标的权利

1、特许权等期满后使用注册商标的权利

按照日本商标法第33条之2第1项的规定,在商标注册申请日之前或者和商标注册同日申请而获得的特许权在和注册商标相抵触的情况下,在特许权期满后,原特许权人在原特许权的范围内,有权继续使用继续有效的注册商标或者与此近似的注册商标,但是,不得有不正当竞争的目的。
这种情形主要发生在注册商标为立体商标的情况下,因为立体商标同时可以申请特许权、实用新案权和意匠权。由于特许权产生在注册商标申请日之前或者同日,注册商标权的行使应当受到特许权的限制。但是,在特许权存续期满后,相抵触的注册商标还可能继续存在。从特许法的角度看,一旦特许权期限届满,特许就应当自动进入公有领域,任何人都应当可以使用。但是由于注册商标权依然存在,结果在相互抵触的部分,变成了原特许权人在内的任何人都不得再使用。为了消除这种不合理性,日本商标法第33条之2第1项规定,只要没有不正当竞争目的,原特许权人有权在实施原特许发明的范围内,继续使用和注册商标相同或者近似的商标。所谓不正当竞争目的,主要是指不正当地利用注册商标权的信用或者损害其合法利益。

此外,原特许权人享有此种权利只限于特许权保护期满的情形,在特许权人放弃特许权或者由于其他原因导致特许权消灭的情况下,原特许权人都不得享有此种权利。

而且为了防止混同,日本商标法第33条之2第2项规定准用商标法第32条第2项的规定,赋予商标权人、商标专用权人请求使用注册商标的原特许权人附加防止混同的适当表示的权利。

上述规定和规则,在商标权和实用新案权、意匠权相抵触的情况下,同样适用,即实用新案权、意匠权期满后,可以继续使用相抵触的注册商标。

2、特许权人(包括实用新案权人、意匠权人)的专用实施权人、通常实施权人的权利

按照日本商标法第33条之3条的规定,在特许权等和注册商标权发生抵触的情况下,只要特许权在注册商标申请日之前或者同日产生,则特许权等期满后,原特许权人的原专用权人、具有登录要件的原通常实施权人,如果没有不正当竞争目的,也有权实施继续有效的注册商标权。但是和特许权等权利人本人不一样,由于专用权人、登录的通常实施权人在特许权期满后,本来应该没有权利了,因此对其救济的处理方式和中用权相同,专用实施权人、登录的通常实施权人必须向注册商标权人支付相当的对价。

七、商标品让渡后的使用行为的限制

1、判断商标品让渡后的使用行为是否合法的理论。商标品让渡后的使用行为,即帖附商标的商品基于商标权人的意思投放市场后的使用行为,主要包括转售、真正商品的平行输入(以下简称为平行输入)以及为了转售、平行输入而进行的广告行为。这些行为目前在日本原则上都被认为是构成对商标权限制的合法行为。在日本有关商标法的判例和学说中,已经形成了商标机能论、重复得利机会论、流通阻害防止论、默示许可论等几种理论来说明商标品让渡后的使用行为的合法性。[17]

重复得利机会论主张,由于商标品让渡后商标权人已经获得了对价,如果再允许商标权人对商标品的转售行为和平行输入行为行使许可权而获取多次对价,则过度地保护了商标权人的利益。由此可以推断出对商标品进行转售和平行输入等行为不应当受商标权人权利的控制。

流通阻害防止论主张,如果商标品的每一次转售和平行输入都要经过商标权人的许可,商标品的正常流通必将受到阻害,交易安全将无法得到保证,因而对商标品进行转售和平行输入等行为不应当受商标权人权利的控制。

默示许可论主张,商标品的转售和平行进口行为属于商标权人的默示许可行为。和该种理论相对应的另一种说法则是权利用尽论。权利用尽主张商标品的转售和平行进口行为属于商标权权利用尽范围内的合法行为。
但是,在日本影响最大的还是商标机能论。

2、商标机能论和平行输入。所谓平行输入,是指将基于商标权人的意思在国外投放市场的真正商品以营业为目的未经许可输入到国内的行为。所谓商标机能论,是日本判例和学说广泛采用的阻却平行输入违法性的一种理论。商标具有出所表示、品质保证和广告宣传等三大基本机能。据此,商标品让渡后而使用他人商标的转售和平行输入等行为,只要没有损害商标的这些机能,其使用虽然形式上构成商标侵权行为,但实质上欠缺违法性,因而属于合法行为。

1965年之前,平行输入行为在日本一直被判决认为属于侵害商标权的行为,[18]直到1970年大阪地方裁判所在“PARKER”案件中第一次运用商标机能论否定平行输入的违法性。该案中的被告未经许可将帖附“PARKER”公司商标的产品平行输入到日本,被“PARKER”公司的代理店告到大阪地方裁判所。大阪地方裁判所判决认为,平行输入者输入的商品和“PARKER”公司的制品具有相同的品质、“PARKER”公司在日本的代理店的业务的信用和“PARKER”公司具有一体性、平行输入并没有导致需要者对原告和被告产品品质的误认以及损害原告业务上的信用,商标的出所表示机能和品质保证机能都没有因为被告的平行输入行为而受到损害,因此平行输入行为并没有构成对原告商标权的侵害。[19] “PARKER”事件后,日本东京地方裁判所、名古屋地方裁判所等裁判所相继运用商标机能理论,在平行输入的商品属于真正商品、内外权利者具有同一性、内外商品品质具有同一性的条件下,判决品行输入属于合法行为。[20]
真正具有划时代意义的判例则是2003年日本最高裁判所对“FRED PERRY”案的判决。该案件中的上告人Y通过新加坡“V”公司购入新加坡O公司许可在中国生产并贴有商标“FRED PERRY”的“开领短袖衬衫”输入到日本进行贩卖。被上告人“FPH”公司通过转让方式从原商标权人FPS公司手中获得商标“FRED PERRY”在日本、中国、新加坡等110个国家的商标权。在FPS公司将该商标权转让给被上告人“FPH”公司之前,曾经和新加坡O公司签定有商标使用许可合同,准许新加坡O公司使用商标“FRED PERRY”生产“开领短袖衬衫”。但是许可合同禁止新加坡O公司在合同约定地域范围外生产帖附该商标的商品,也不得进行分许可。然而,新加坡O公司违背许可合同规定,在合同规定地域范围外分许可中国某工厂生产贴附商标“FRED PERRY”的“开领短袖衬衫”。[21]

日本最高裁判决判决认为,真正商品的平行输入只有在同时满足以下三个要件的情况下才能属于欠缺商标权实质性侵害要件的行为:

(1)合法性要件。即商标属于在外国的商标权人或者获得其许可者合法贴附在商品上的。这个要件的实质是要求帖附商标的商品必须是经过商标权人同意投放市场流通的。

(2)同一性要件。外国的商标权人和日本国内的商标权人属于同一个人,或者从法律或者经济的角度看具有同一性,该商标和日本国内的注册商标表示同一个出所。

(3)品质要件。日本的商标权人能够直接或者间接对该商品的品质进行管理,该商品和日本国内的商标权人贴附注册商标的商品不存在实质性的品质差异。

平行输入如果同时符合上述三个要件,则没有损害商标的出所表示机能和品质保证机能,不会损害商标使用者的业务信用和需要者的利益,不存在实质的危害性,不属于侵权行为。

日本最高裁判所在这个案件中不但扩大了内外权利人之间的同一性关系,并不绝对要求内外权利人属于同一个商标权人,只要内外权利人之间具有法律或者经济上可以视为同一人的关系,也视为具有同一性关系,而且明确将商标的品质保证机能范围由品质差异保证机能扩大到品质管理机能。也就是说,如果平行输入行为妨碍了商标权人对贴附其商标的商品进行品质管理,也视为商品存在实质性的品质差异。

具体到本案,日本最高裁判所认为,违反商标许可使用契约、超过规定的地域范围和不得进行分许可的限制条款生产产品的行为,妨害了商标的出所表示机能和品质管理机能,违反了需要者对商标出所表示和品质保证的基本信赖,因而不能认为是真正商品的平行输入,不能认为欠缺实质性的违反性,也就是说属于商标侵权行为。

不过有学者认为,违反商标许可使用契约限制的行为,是否必然损害商标的出所表示机能和品质保证机能,不能一概而论。因为违反契约限制属于商标权人和许可使用人之间的内部关系,如果许可使用人生产的产品品质和商标权人的产品之间不存在任何差异的话,对于和需要者之间的外部关系而言,很难说会损害需要者对商标机能的信赖。[22]

注释:

[1]網野誠:《商標》(第6版),有斐阁2002年,第770页。
[2]萼優美:《改正工業所有権法解説》,帝国地方行政学会昭和46年,第652页。
[3] 虽然我国商标法第31条规定,“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”但是,我国商标法并没有规定像日本商标法第32条那样的作为商标权限制事由的先使用权。理由在于,按照我国商标法第41条第2项的规定,商标注册申请人申请注册的商标违反商标法第31条的规定时,在先权利人或者知名未注册商标权人虽然可以在商标注册之日起5年之内请求撤消注册商标,但如果在先权利人或者知名未注册商标权人不请求撤消时,注册商标权人能否对这些权利人行使商标权我国商标法并没有作出明确规定,而日本商标法第32条却作出了明确的规定。这种规定的差别在于:我国请求撤销注册商标存在5年除斥期间的限制,而日本商标法第32条的规定不存在除斥期间的限制。这样,按照我国商标法第41条的规定,如果超过了5年除斥期间的规定,知名的未注册商标人就没有办法再寻求商标法的保护,而按照日本商标法第32条的规定,知名未注册商标人在任何时候都可以以先使用权来抗辩注册商标权人的权利。
[4]三宅発士郎:《日本商標法》,厳松堂昭和6年,第253页。大判大9.5.21?大9(オ)169?民録26辑第715页,東京高判昭28.4.18?昭27(ネ)499。
[5] 吉原隆次:《商標法説義》,帝国判例法规出版社昭和35年,第171页。
[6]三宅発士郎:《日本商標法》,厳松堂昭和6年,第254页。
[7]三宅発士郎:《日本商標法》,厳松堂昭和6年,第253页。
[8]網野誠:《商標》(第6版),有斐阁2002年,第777页。
[9] 渋谷達紀:《商標法の理論》,东经大学出版社昭和48年,第281-287页。豊崎光衛:《工業所有権法》(新版),(法律学全集),有斐阁昭和50年,第419页。田村善之:《知的財産法》(第四版),有斐阁2006年,第143页。網野誠:《商標》(第6版),有斐阁2002年,第778-779页。
[10] 大阪控判昭9.12.13?昭8(ネ)1034?新聞3795号第18页。
[11]萼優美:《改正工業所有権法解説》,帝国地方行政学会昭和46年,第659页。
[12] 谦子一、染野義信:《工業所有権法》,日本評論社昭和35年,第802页。網野誠:《商標》(第6版),有斐阁2002年,第779页。
[13]谦子一、染野義信:《判例工業所有権法》(1-5),第一法規出版社昭和29年以后,第876页。大判昭2.2.1?大15(オ)1181.
[14]萼優美:《改正工業所有権法解説》,帝国地方行政学会昭和46年,第660页。
[15]網野誠:《商標》(第6版),有斐阁2002年,第786页。
[16]日本特許庁編:《工業所有権法逐条解説》(第16版),社団法人発明協会2001年,第1235页。網野誠:《商標》(第6版),有斐阁2002年,第788页。
[17]渋谷達紀:《知的財産法講義》(第三册),有斐阁2005年,第287-288页。
[18] 東京地判昭40?5?29判タ178号第178页“ネスカフェ事件”。
[19] 大阪地判昭45?2?27無体集第27卷第1号第71页“PARKER事件”。松尾和子:《判批》,《判例評論》第152号(1971年)第30页。
[20] 中山信弘:《判批》,村林隆一還暦〈〈判例商標法〉〉,発明協会1991年,第761页。高部眞規子:〈〈知的財産と平行輸入〉〉,〈〈知財ぷりずむ〉〉第2卷第18号第4页(2004年)。
[21] 详细案情以及评论参见立化市子:〈〈FERD PERRY最高裁判決にみる商標機能論〉〉,〈〈知的財産法政策学研究〉〉2005年第9号,第71页-95页。最高裁平成15年2月27日第一小法庭判决,民集第57卷第2号第125页。
[22] 田村善之:《商標法概説》(第2版),弘文堂2000年,第480-481页。

 
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